专利扫盲篇话说专利四

专利法第二十九条:申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。

专利法实施细则第十一条第1款:除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外,专利法所称申请日,有优先权的,指优先权日。

专利法实施细则第三十二条,……提出后一申请时,在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要求本国优先权的基础:

(一)已经要求外国优先权或者本国优先权的;

(二)已经被授予专利权的;

(三)属于按照规定提出的分案申请的。

申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。

专利法二十九条中用词是“专利申请之日”,并非专利法实施细则第十一条中的“申请日”,那么专利申请之日是否包含优先权日的概念呢?

对于国内优先权,按字面意思有可能出现在中国是第一次申请的专利要求了外国优先权,现在以该中国专利为基础继续要求优先权的情形;但是依据专利法实施细则第三十二条,该情形是不被允许的,这样会出现前后矛盾,所以这里的申请日必然不能是优先权日。

而对于国外优先权,按字面意思完全有可能出现在外国是第一次申请的专利要求了中国优先权,现在在国内以该外国专利继续要求优先权的情形;如此有可能会出现重复授权的情形,而且该情形不受专利法实施细则第三十二条约束,因为其不属于“要求本国优先权”。

在司法上,只能通过司法解释“第一次”来避免上述情形的出现,即:外国第一次和中国第一次指的都是世界范围内第一次,区别只是该第一次是在外国还是中国发生。

这样,无论对于国内优先权还是国外优先权,因为有第一次的限制,是可以在事实上排除该申请日指的是优先权日的情况(因为如果某专利要求了优先权,则必然不属于第一次)。

这样,还避免出现,要求外国优先权的在先申请已经要求了中国优先权的情形。

该理解是有官方解释支撑的:

年复审无效十大案例之一,发明名称为“电动独轮自行车”(专利号:ZL.9)的中国发明专利是电动独轮平衡车领域的基础性专利,针对本专利,原专利复审委员会对于无效宣告请求经合并审理后作出第号无效宣告请求审查决定,宣告该专利权利要1、3、5-8因不具备创造性而无效,在权利要求2、4、9的基础上继续维持该专利权有效。

本案的基本情况如下。

本专利的申请日为年4月1日,其要求了申请日为年9月6日的中国在先申请的优先权。无效程序中请求人提交的一份用于评价本专利创造性的证据,其公开日为年3月5日,介于本专利的本国优先权日和申请日之间。请求人另外提交一份美国专利申请,该美国申请的申请日为年9月15日,其中包含的两件美国临时申请的申请日分别为年3月9日和年3月18日。请求人主张,美国专利申请的内容与本专利完全对应,两者属于相同主题的发明创造,美国专利申请包含的两件美国临时申请的申请日均早于作为本专利本国优先权基础的中国在先申请的申请日,由此可知中国在先申请不是相同主题的首次申请,本专利不能享有本国优先权。专利权人辩称,对于本国优先权,作为优先权基础的中国在先申请应该是在中国范围内的第一次申请,而非请求人主张的世界范围内的第一次申请。作为本专利优先权基础的中国在先申请是相同主题在中国范围内的第一次申请,因此本专利符合本国优先权规定,其本国优先权成立。

该案的一个焦点问题在于,作为本国优先权基础的中国在先申请是否只要是在中国的首次申请即可?相同主题的首次申请的含义应当如何理解?

中国专利法第二十九条第一款对于“外国优先权”的规定和第二款对于“本国优先权”的规定中,第二款有关本国优先权规定中的“在中国第一次提出专利申请”与第一款有关外国优先权规定中的“在外国第一次提出专利申请”两者表述方式一致,仅是“中”“外”之差。外国优先权规定中的“第一次”其含义是世界范围内的第一次,由此中国优先权规定中的“第一次”其含义也应当是世界范围内的第一次。

基于以上考虑,第号无效宣告请求审查决定认定,专利法第二十九条第二款所述的“在中国第一次提出专利申请”中的“第一次申请”应当理解为就相同主题在世界范围内首次提出的申请,只不过对于本国优先权,该世界范围内的首次申请是在中国提出的。

可见在事实上,国知局也持上述观点。




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