在专利审查过程中,专利代理师作为申请人的委托代理人,能够代表申请人主动与审查员进行电话讨论沟通,以此“促进审查员对于发明和现有技术的理解,提高审查质量和效率”[1]。
对于专利审查中的电话讨论,笔者根据近三年的实践探索,从以下五个方面进行总结,供大家参考借鉴。
作者金永刚朱鹏丁建春广东君龙律师事务所
01
跟踪规章之变
一段时期以来,在专利审查实践中,由专利代理师主动与审查员进行电话讨论并不多见。这其中既有之前的制度约束,也有申请实务的传承空白。但是,随着新技术的快速发展,以及“创新主体对审查规则和审查模式的新诉求,对专利审查质量和审查效率有了更高的要求”[2],《专利审查指南》(简称指南)对应进行修改。
该指南是国家知识产权局制定的部门规章,在年11月1日施行的修改版本中,对专利审查中的电话讨论进行了重要修改。如下表所示,这是电话讨论这一审查方式修改前后的内容对照,其中右侧标红部分为新修改内容。
可以看出,指南修改后,电话讨论可以应用于整个实质审查过程中,而之前仅用于继续审查程序;放宽了电话讨论的内容范围,不再局限于次要的形式问题和个别问题,可以包括对发明和现有技术的理解或者申请文件中存在的问题等。
进一步降低了对审查员的强制性要求,由“审查员应当记录电话讨论的内容”修改为“必要时,审查员应当记录讨论的内容”。另外,将“审查员可以与申请人……”语序调整为“审查员与申请人可以……”,表明“不论审查员或是申请人均可以在实质审查中,视需要在合适的时机积极主动地启动电话讨论,以利于实质审查的高效进行”[1]。
02
辨识审查之需
从申请人这一端来看,对专利审查的效率和质量一直都有又快又好的需求,总是希望专利申请能够尽早授权,以及在尽可能大的保护范围内授权。专利审查的进程不仅取决于审查员,专利代理师在收到审查员发出的第一次审查意见之后,对审查效率和质量就具备了一定的主动权:尽早答复审查意见和撰写高质量的意见陈述,是专利代理师的职责所在。
从审查员这一端来看,面临的审查案件可谓是源源不断,这与我国的专利申请量持续增长的现实密切相关。来自各方对审查效率和质量的要求都很高,审查压力之大可想而知。但是,审查员难免会受到专业背景、审查时限、技术细节等因素影响,在有限时间内对个别案件会产生认识偏差。指南修改后,审查员通常是以非常开放的心态,欢迎电话讨论,这样有利于在较短的时间内抓住专利技术和规章适用的重点所在。
从专利代理师这一端来看,是申请人和审查员之间的沟通中枢,对承办的申请文件具有较为深刻的认识。在专利审查实务中,专利代理师主要是以书面答复审查意见的方式与审查员进行沟通,书面文件具有表意准确、稳定的优点,但时效性不强,没有口头语言交流的便利性和直接性。指南修改后,为专利代理师主动进行电话讨论提供了法规依据,专利代理师理应充分利用这种改革红利,提高审查效率和质量。
但是,电话讨论看似简单,却能够体现技术理解能力、法规适用能力、交流沟通能力等综合素质,并且要在有限的时间内呈现出来,绝非一时之功。因此,需要有行之有效的操作指导。
03
准备讨论之策
进行电话讨论不能是临时起意的偶然行为,必须是经过充分准备的规范行为。在实践中力求做到:
一是明确目的。这是方向,电话讨论的目的包括:确认审查进程、引起审查重视、陈述技术方案、辨析技术差异、提出审查异议等。
专利代理师根据申请人的要求,通过电话沟通确认专利审查的进程状态,特别是在提交意见陈述书之后的一定期限内,可以向审查员咨询确认审查进程。这样,一方面可以对审查走向进行预见性判断,进而向审查员解释说明相关问题;另一方面可以请求审查员对本案加以